Invenzioni Biotech: La Divisione Di Opposizione Interpreta Restrittivamente Le Regole Sull’applicazione Industriale

Invenzioni Biotech: La Divisione Di Opposizione Interpreta Restrittivamente Le Regole Sull’applicazione Industriale

Invenzioni biotech: la Divisione di Opposizione interpreta restrittivamente le regole sull’applicazione industriale

In una delle prime decisioni in cui l’Ufficio Europeo dei Brevetti applica la regola 23e della CBE introdotta in accordo con la Direttiva 98/44, la Divisione di Opposizione sembra estremamente prudente nel valutare l’applicazione industriale nel caso di invenzioni biotecnologiche.

La Regola 23e della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), che parafrasa l’Articolo 5(3) della Direttiva 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, stabilisce che “l’applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene [umano] dev’essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto”.

Una decisione emessa dalla Divisione di Opposizione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) il 20 giugno 2001 e pubblicata nella GU UEB 6/2002 fa intendere chiaramente in quale modo tale norma sia stata recepita dall’UEB.

Secondo la Divisione di Opposizione, perché una sequenza nucleotidica possa soddisfare il requisito dell’applicazione industriale non è sufficiente dimostrare che detta sequenza nucleotidica codifichi una sequenza di amino acidi specifica e definita.

Né possono essere considerate, come base affidabile per riconoscere l’applicazione industriale, le attività o funzioni potenziali della proteina codificata (per esempio il fatto che questa sia un recettore) a meno che tali attività o funzioni vengano effettivamente e plausibilmente dimostrate (per via sperimentale).

Da questa decisione sembra di capire che la Divisione di Opposizione stia applicando criteri ancora più restrittivi di quelli stabiliti dalla Direttiva 98/44 per l’interpretazione del concetto di applicazione industriale. Infatti il Considerando 24 recita “affinché sia rispettato il criterio dell’applicazione industriale occorre precisare, in caso di sequenza parziale di un gene utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, quale sia la proteina o proteina parziale prodotta o quale funzione essa assolva”. Appare evidente dal testo che la semplice precisazione o definizione della proteina codificata dovrebbe costituire già una indicazione di applicazione industriale, mentre la prova della funzione assolta dalla proteina è un ulteriore criterio indipendente per la valutazione dell’applicazione industriale.

In questa decisione la Divisione di Opposizione sembra condizionare il riconoscimento dell’applicazione industriale alla combinazione di entrambi i criteri.

6 luglio 2002


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